最高法案例：涉外贴牌加工是否属于商标法意义上的商标使用？ 作者：王舒     时间：2018-10-17    来源： 国恒知产律师

基本案情：

2003年5月21日，经商标局核准，自然人许浩荣注册了第3071808号“PRETUL及椭圆图形”商标，核定使用商品为第6类的家具用金属附件、五金锁具、挂锁、金属锁（非电）等。2010年3月27日，商标局核准该商标转让给莱斯公司。

储伯公司系设立于墨西哥的一家公司。该公司在墨西哥等多个国家和地区在第6类、第8类等类别上注册了“PRETUL”或“PRETUL及椭圆图形”商标，其中注册号为770611、注册类别为第6类的“PRETUL”商标于2002年11月27日在墨西哥注册。2011年3月24日，储伯公司出具一份商标授权申明，称该公司系墨西哥注册商标“PRETUL”的合法所有人，该公司申明亚环公司生产的标有“PRETUL”商标的所有型号的挂锁（代码和型号为：23518，CAHI-40；23519，CAHI-50；23520，CAHI-40B；23512，CAHI-50B；23522，CAHI-30；23523，CAHI-30B）均是根据该公司的授权而生产，并全部出口墨西哥。

2010年8月10日，亚环公司与储伯公司签订售货确认书一份，约定亚环公司供给储伯公司挂锁684打，总金额为3069.79美元。此外，双方还签订售货确认书一份，约定亚环公司供给储伯公司挂锁10233打，总金额为61339.03美元。2010年12月31日、2011年1月6日，宁波海关分别查获亚环公司自该海关出口至墨西哥的228箱684打和3411箱10233打被控侵权挂锁（申报金额分别为3069.79美元和61339.03美元）。经莱斯公司申请并提交了担保金，宁波海关于2011年1月13日扣留了该两批货物。法院于2011年2月10日从宁波海关调取了该两批货物中的被控侵权挂锁各12把（其代码和型号分别为23522、CAHI-30和23519、CAHI-50）。从法院调取的挂锁来看，该两批挂锁的锁体、钥匙及所附的产品说明书上均带有“PRETUL”商标，而挂锁包装盒上则均标有“PRETUL及椭圆图形”商标。

另，亚环公司在协议书中承认并同意：1.上述案涉的加工产品不得在中国境内销售；2.所有相关商标及知识产权属于储伯公司；3.不得直接或间接向全世界范围内任何商标注册机构或版权登记机构申请注册或登记；4.储伯公司有权随时撤销上述授权。

2011年1月30日，莱斯公司将本案诉至法院。请求判令亚环公司停止侵权并赔偿经济损失。

一审判决：

1、亚环公司立即停止对莱斯公司享有的第3071808号“PRETUL及椭圆图形”注册商标专用权的侵害，即立即停止在其加工的挂锁的包装盒上使用“PRETUL及椭圆图形”商标；2、亚环公司赔偿莱斯公司经济损失5万元（包括莱斯公司为制止侵权支付的合理开支）；3、驳回莱斯公司的其他诉讼请求。

莱斯公司、亚环公司均不服一审判决，分别提起上诉。

二审判决：

1、撤销一审判决；2、亚环公司立即停止对莱斯公司享有的第3071808号“PRETUL及椭圆图形”注册商标专用权的侵害；3、亚环公司赔偿莱斯公司经济损失8万元（包括莱斯公司为制止侵权支付的合理开支），于本判决生效后十日内付清；4、驳回莱斯公司的其他诉讼请求。

最高法再审判决：

撤销一审、二审判决，驳回莱斯公司的诉请请求。

         本案的争议焦点：

         亚环公司之行为是否构成侵犯莱斯公司“PRETUL”商标专用权，以及亚环公司之行为是否属于商标法意义上的商标使用行为？

         最高法认为，根据原审法院查明的事实，储伯公司系墨西哥“PRETUL”或“PRETUL及椭圆图形”注册商标权利人（第6类、第8类）。亚环公司受储伯公司委托，按照其要求生产挂锁，在挂锁上使用“PRETUL”相关标识并全部出口至墨西哥，该批挂锁并不在中国市场上销售，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品，与莱斯公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可性能。商标作为区分商品或者服务来源的标识，其基本功能在于商标的识别性，亚环公司依据储伯公司的授权，上述使用相关“PRETUL”标志的行为，在中国境内仅属物理贴附行为，为储伯公司在其享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供了必要的技术性条件，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。因此，亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。

        商标法保护商标的基本功能，是保护其识别性。判断在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。也就是说是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。本案中，一、二审法院以是否相同或者近似作为判断是否构成侵犯商标权的要件，忽略了本案诉争行为是否构成商标法意义上的商标使用之前提，适用法律错误，本院予以纠正。

案件来源：

        浦江亚环锁业有限公司、莱斯防盗产品国际有限公司与浦江亚环锁业有限公司、莱斯防盗产品国际有限公司侵害商标权纠纷案，最高法院（2014）民提字第38号民事判决书；

延伸阅读

        本案主审法官王艳芳法官在2016年参加的一次研讨会上表示，最高法判决本案的同时，也作了一个裁定，驳回一起加工贴牌案件的再审申请，虽本案所涉及的该类情形做出了判决，但并不意味着所有的涉外贴牌加工案件的处理结果都是如此。毕竟我国不是判例法国家，王法官此言也无可厚非。

但在2015年11月26日，最高人民法院“PRETUL案”再审判决一出，最高法院在个案中认定涉外“贴牌加工”不构成对国内商标权利的侵害，涉外贴牌加工中商标使用并非商标法意义上的商标使用。此观点一出，可谓是激起千层浪。虽然我国不是判例法国家，但由于最高人民法院的司法权威性，该判例便被看作是中国最高司法机关对于“贴牌加工”商标侵权纠纷的倾向性观点。

       《商标法》第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为”。对于涉外贴牌加工过程中的贴牌行为是否属于“商标使用”，实务中一直未达成共识：一种观点认为，在加工过程中贴附标识的行为，即属于商标使用，因为认定是否构成商标侵权，法律并未明确规定以造成混淆或误认为构成要件，在相同或相似商品上使用了与注册商标相同或近似的商标，只是可能造成混淆或误认，进而判断商标是否近似的要件；另一种观点则认为，由于贴牌加工的商品不在国内销售，在国内市场不发挥识别商品来源的功能，未体现商标标识性功能的使用不是商标法意义上的使用，上述案件中，最高法院采纳第二种观点。

        因境内制造、境外销售所导致的境内外商标权利的冲突时，如何处理？

        虽在本案中，最高法院裁判观点倾向于认定“涉外贴牌“不够成商标法意义上的商标使用，但并非意味中所有的境内受托加工方均可依据此裁判观点进行百分百有效抗辩，法院在个案审理中需要平衡国内外商标权人的合法权益，综合商标的“地域属性”、“相关公众的范围”、“受托加工方是否尽到合理审查义务”、“实质侵害标准“等方面综合界定。如个案中，受托加工方明知或者应当知道接受贴牌加工所用的商标系委托方抢注的国内商标，虽产品未在国内销售，不影响商标侵权责任的承担；若国内商标权利人在申请商标注册前与境外委托方存在过合作、业务往来等关系，且出于商业目的等在国内抢注或变相抢注了域外知名或者驰名商标的，此时境外委托方或者国内加工方可以“恶意抢注”为由进行不侵权抗辩。

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